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LEY 1/2019, DE 20 DE FEBRERO, DE SECRETOS EMPRESARIALES, publicada en el BOE el 21 de febrero de 2019

El 21 de febrero de 2019 el BOE publicó la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (en adelante, la «LSE«), que entrará en vigor el 13 de marzo de 2019, a los veinte (20) días de su publicación.

Con dicha aprobación, se traspone al Derecho Español la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas (en adelante la Directiva de Secretos Comerciales), si bien con casi ocho meses de retraso puesto que el plazo de trasposición ya finalizó el 9 de junio de 2018.

Hasta la entrada en vigor de la Directiva, la definición de secreto empresarial era difusa y su regulación dispersa, pese a la gran importancia económica que supone este activo intangible para las compañías. En efecto, en España, a falta de normativa específica, su regulación la encontrábamos en la Ley de Competencia Desleal y en el Código Penal. A partir de ahora se mantiene su tipificación como acto de competencia desleal, aunque las acciones se encontrarán expresamente contempladas en la LSE.

Las finalidades principales de esta regulación es armonizar la legislación de los estados miembros de la unión europea y establecer un nivel suficiente y comparable de reparación en todo el mercando en caso de apropiación indebida de los secretos empresariales (robo, copia no autorizada, espionaje económico, incumplimiento de los requisitos de la confidencialidad, etc.), máxime en un momento en el que la globalización, la creciente externalización, las largas cadenas de suministro, el mayor uso de las tecnología de la información y de la comunicación están incrementando los riesgos de tales prácticas desleales.

  • ¿Qué se considera «secreto empresarial»?

La LSE define el secreto empresarial como cualquier información, relativa a cualquier ámbito de la empresa, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna tres condiciones:

– se secreto, en el sentido de que no es generalmente conocido ni fácilmente accesible para los círculos en que normalmente se utilice;

– tener valor empresarial, precisamente por ser secreto;

– haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.

  • ¿A quién protege la LSE?

La protección se dispensa al titular de un secreto empresarial, que es cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control sobre el mismo, y se extiende frente a cualquier modalidad obtención, utilización o revelación de la información constitutiva de aquel que resulte ilícita o tenga un origen ilícito.

  • ¿Qué impacto tiene la protección de los secretos empresariales en el ámbito laboral?

La protección de los secretos empresariales no afectará a la autonomía de los interlocutores sociales o a su derecho a la negociación colectiva, ni restringirá la movilidad de los trabajadores.

En particular, la protección de los secretos empresariales no podrá servir de base para justificar limitaciones del uso por parte de los trabajadores de experiencia y competencia adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional o de información que no reúna todos los requisitos del secreto empresarial, ni para imponer en los contratos de trabajo restricciones no previstas legalmente.

A este respecto, la LSE se remite al Título IV de la Ley de patentes en cuanto al tratamiento de las mejoras técnicas no patentables realizadas en el marco de una relación laboral o de servicios.

  • Qué actuaciones se consideran lícitas al amparo de la LSE?

La obtención de un secreto empresarial se considera lícita cuando se realice por alguno de los siguientes medios: el descubrimiento o la creación independientes; la observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o este lícitamente en posesión de quién realiza estas actuaciones, sin obligación de confidencialidad; el ejercicio del derecho de los trabajadores y sus representantes a ser informados y consultados; y cualquier otra actuación que resulte conforme con las prácticas comerciales.

  • ¿Qué actuaciones no se consideran lícitas al amparo de la LSE?

La obtención de un secreto no se considera lícita cuando se lleve a cabo mediante el acceso, apropiación o copia no autorizada de cualquier soporte que contenga el secreto empresarial o a partir del cual se pueda deducir; o cualquier otra actuación contraria a las prácticas comerciales leales. Por otro lado, la utilización o revelación de un secreto empresarial sin el consentimiento de su titular se considera ilícita cuando vienen precedida por una obtención ilícita o si se incumple una obligación de confidencialidad o de similar naturaleza.

La LSE prohíbe asimismo la producción, oferta, comercialización y la importación, exportación o almacenamiento con dichos fines de la mercancía infractora, esto es, cualquier producto o servicio que incorpore un secreto empresarial obtenido de forma ilícita y se beneficie del mismo de forma significativa.

  • ¿Es transmisible el secreto empresarial?

La LSE atribuye al secreto empresarial un derecho subjetivo de la naturaleza patrimonial susceptible ser objeto de trasmisión, en particular de cesión o trasmisión a título definitivo de licencia o autorización de explotación, exclusiva o no exclusiva, con el alcance objetivo, material, territorial y temporal que en cada caso se pacte.

  • Quién responde de la violación del secreto empresarial?

La LSE establece un sistema de responsabilidad objetiva. En consecuencia, responden aquellos que obtienen, utilizan o revelan el secreto empresarial a sabiendas de que lo hacen sin consentimiento de su titular, aquellos que deberían haber sabido que su origen era ilícito y los terceros adquirientes de buena fe, es decir, aquellos que utilizan un secreto empresarial ajeno y no sabían ni tenían por qué conocer el origen ilícito del mismo.

No obstante, contra los terceros adquirientes de buena fe no podrán ejercitarse acciones de indemnización de daños y perjuicios. Asimismo, en el caso de que resulte demandado un tercer adquiriente de buena fe, este podrá solicitar al juez que sustituya las acciones de cesación, remoción, embargo de bienes, etc. ejercitadas por el demandante, por el pago de una indemnización pecuniaria, siempre que esta resulte razonablemente satisfactoria para el demandante y la ejecución de aquellas medidas hubiera de causarle un perjuicio desproporcionado al demandado.

  • ¿Qué acciones prevé la ley en defensa del secreto y cuál es el plazo para ejercitarlas?

Se prevén las acciones de (i) declaración de infracción, (ii) cesación o prohibición, (iii) aprehensión de las mercancías infractoras, (iv) remoción, (v) atribución en propiedad de las mercancías infractoras al demandante, (vi) indemnización de daños y perjuicios y (vii) publicación o difusión completa o parcial de la sentencia. El plazo de prescripción es de tres años desde que se obtuvo conocimiento de la infracción.

Asimismo, será posible solicitar medidas cautelares y diligencias de comprobación de hechos de conformidad con la Ley de Patentes.

otra de las novedades de la LSE es que se faculta a los jueces para que adopten ciertas medidas destinadas a proteger la información confidencial que se aporte en los procedimientos judiciales, por ejemplo: restringir el número de personas con acceso a un documento; restringir los asistentes a las vistas y/o publicar un versión no confidencial de las resoluciones judiciales que se dicten. Con ello se pretende evitar que los titulares de los secretos se vean desincentivados para ejercer las correspondientes acciones judiciales por temor a que su información sensible quede expuesta.

  • ¿Qué medidas pueden adoptar las compañías para proteger el secreto empresarial?

A modo de ejemplo, podrían adoptar las siguientes:

  • Identificación y clasificación de los secretos empresariales en distintos niveles según su importancia.
  • Restringir o limitar los accesos a la documentación física y/o electrónica por parte de los empleados de la compañía y de terceros.
  • Formalización del plan de protección de secretos empresariales;
  • Políticas de usuario;
  • Suscribir acuerdos de confidencialidad;
  • Inclusión de cláusulas penalizadoras en los contratos;
  • Antivirus;
  • Establecimiento de medidas organizativas y de gestión para la identificación y control de la documentación, así como la implementación de las herramientas necesarias para perseguir judicialmente la violación.

Febrero de 2019

DEPARTAMENTO LEGAL